SWATCH vs APPLE

SWATCH AG вимагає визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 202678 від 03.12.2012 на торговельну марку "iWatch", що належить APPLE INC, недійсним.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація торговельної марки "iWatch" в Україні не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки знак є схожим до ступеня змішування із більш ранніми знаками SWATCH AG, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією:
№ 962366, що діє на території України від 07.04.2008;
№ 962367, що діє на території України від 07.04.2008;
№ 469696, що діє на території України від 25.06.1982;
№ 506123, що діє на території України від 09.09.1986.

Справа розглядається в Господарському суді міста Києва за позовом СВОТЧ АГ (Швейцарія) до Державна служба інтелектуальної власності України та ЕППЛ ІНК. (США) про визнання недійсним свідоцтва України №202678 на знак для товарів і послуг. Наступне засідання призначено на 09.01.2019 о 14:00.

В матеріалах справи вже є висновки судової експертизи з таких запитань:

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП?

Позиція патентного відомства України щодо цієї справи:

- наявність певних прав у відповідача APPLE INC. не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що APPLE INC. забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав;

- міжнародні реєстрації №№ 962366, 962367, 469696, 506123 позивача зареєстровані для товарів 14, 35 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), тоді як свідоцтво України № 202678 відповідача APPLE INC. зареєстровано для товарів 9 і 14 класів МКТП;

- позивач просить визнати недійсним повністю свідоцтво України № 202678 для всіх товарів 9 і 14 класів МКТП, проте обсяг правової охорони його міжнародних реєстрацій взагалі не містить 9 класу МКТП, а товари 14 класу не є спорідненими, оскільки відносяться до різних типів товарів (комп'ютеризовані та електронні - у відповідача APPLE INC., на відміну від - механічних механізмів для годинників - у позивача); відповідно розповсюджуються за різними умовами та каналами збуту (магазини електронних товарів та магазини механічних годинників); мають різні кола своїх споживачів (споживачі електроніки та споживачі механічних годинників);

- 03.06.2013 APPLE INC. подало заявку № m 2013 09734 на реєстрацію словесного позначення «iWATCH» для товарів 9 та 14 класів МКТП; експертиза заявки № m 2013 09734 проводилася відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за 276/812;

- при проведенні кваліфікаційної експертизи вказаної заявки заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом;

- за результатами кваліфікаційної експертизи заявки відповідача APPLE INC. були виявлені підстави для можливої відмови в реєстрації знака відносно усього переліку товарів та послуг, про що заявнику надіслано повідомлення від 13.06.2014 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення відносно усього переліку товарів і/або послуг;

- APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.) 17.02.2017 скористався своїм правом та надав у встановлений Законом строк мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації;

- разом з тим, листом від 16.04.2015 відповідач APPLE INC. додатково до мотивованої відповіді обмежив перелік заявлених товарів 14 класу МКТП; в зв'язку з цим за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки № m 2013 09734 встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони;

- 18.05.2015 Службою прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «iWATCH» за свідоцтвом України № 202678 та здійснено публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 16;

- в Україні зареєстровано цілий ряд знаків, які мають загальний елемент «WATCH» і використовуються різними власниками, що в свою чергу свідчить про те, що такий елемент втратив розрізняльну здатність для споживачів відносно товарів 14 класу МКТП (годинники), адже споживач звик до використання цього елементу різними власниками і не звертає особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака.